La tutela brevettuale : dalle modificazioni in sede di esame alle limitazioni del titolo concesso

Abstract

La limitazione del brevetto in corso di causa è uno dei temi più caldi ed attuali del contenzioso brevettuale, a seguito dell’introduzione nel Codice della Proprietà Industriale, con la riforma dell’agosto 2010, del 3° comma dell’art. 79, a mente del quale “In un giudizio di nullità, il titolare ha facoltà di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio, una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso”. L’applicazione della disposizione in discorso genera una serie di interrogativi, ai quali giurisprudenza e dottrina cercano di rispondere, e determina, e sempre più determinerà, un cambiamento radicale dello svolgimento del contenzioso brevettuale, con la possibilità di un “riassetto” della privativa, anche per successivi tentativi, nella quale anche il C.T.U. è spesso (e non senza contestazioni, a questo riguardo) parte attiva, non essendo infrequente che questo offra indicazioni circa la sussistenza di un margine di validità del titolo . L’elaborato tenta, quindi, di approfondire le problematiche di natura sostanziale e procedurale che l’articolo 79, comma 3, C.P.I. solleva, ripercorrendo con l’occasione le possibili facoltà di intervento sul brevetto, sia allo stato di domanda, che a seguito di concessione, che l’ordinamento mette a disposizione dell’inventore per perfezionare la propria privativa.

The limitation of patent claims in the course of a trial is one of the current “warm” topics of patent litigation because of the introduction within the Italian Industrial Property Code, by the reform of August 2010, of the third comma of article 79, stating: “Within a nullification action, the patent owner is entitled to submit to the judge, in any stage and degree of adjudication, a reformulation of the claims which remains within the limits of the content of the patent application as originally filed and does not extend the protection given by the granted patent”. The application of the above mentioned rule generates several questions, to which the case law and doctrine try to answer, and induces, and will induce even more in the future, a radical mutation of the development of patent litigations, with the possibility of a “restatement” of the exclusive right at issue, even by consecutive attempts, in which also the Court’s expert plays often a (questioned) active role, being not infrequent that the latter offers instructions about the existence of a threshold of validity of the title. Therefore, the paper tries to deepen the issues, both of substantial and procedural nature, which article 79, comma 3, of the Italian Industrial Property Code arises, going along the faculties of intervention on the patent, either at the application stage or after the grant, given by the regulations to the inventor for the purpose of polish its patent.